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商標(biāo)使用許可行為是否屬于商標(biāo)使用?

2020-09-02 17:06:10

商標(biāo)使用許可行為本身并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為,能否作為證據(jù)直接用以證明商標(biāo)的使用情況?在德國(guó)阿迪達(dá)斯有限公司(下稱(chēng)阿迪達(dá)斯公司)與福建省莆田市天涯貿(mào)易有限公司(下稱(chēng)天涯公司)之間展開(kāi)的商標(biāo)權(quán)撤銷(xiāo)糾紛案件中,北京市高級(jí)人民法院日前作出的終審判決給出了答案。


針對(duì)第6363717號(hào)“三葉草Sanyecao及三葉草圖形”商標(biāo)(下稱(chēng)訴爭(zhēng)商標(biāo))所引發(fā)的商標(biāo)權(quán)撤銷(xiāo)案件,北京市高級(jí)人民法院作出終審判決指出,由于商標(biāo)使用許可行為本身并非商標(biāo)法意義上的商標(biāo)使用行為,商標(biāo)授權(quán)使用合同無(wú)法直接作為證據(jù)用以證明訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況。


據(jù)了解,訴爭(zhēng)商標(biāo)由深圳市硅谷盈科科技有限公司(下稱(chēng)硅谷盈科公司)于2007年11月7日提出商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng),2012年3月14日被核準(zhǔn)注冊(cè),核定使用在服裝、帽等第25類(lèi)商品上。


阿迪達(dá)斯公司于2015年12月14日針對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)向商標(biāo)局提出撤銷(xiāo)申請(qǐng),主張?jiān)V爭(zhēng)商標(biāo)于2012年12月14日至2015年12月13日期間(下稱(chēng)指定期間)連續(xù)3年停止使用,應(yīng)予以撤銷(xiāo)注冊(cè)。


根據(jù)硅谷盈科公司向商標(biāo)局提交的證據(jù)顯示,硅谷盈科公司與深圳市影尚時(shí)裝有限公司(下稱(chēng)影尚公司)于2012年10月10日簽訂的商標(biāo)授權(quán)使用合同,同意影尚公司在第25類(lèi)商品上使用訴爭(zhēng)商標(biāo)。2015年2月19日至2015年4月17日期間,影尚公司與深圳市欣盛飾品有限公司(下稱(chēng)欣盛公司)等6家企業(yè)簽訂“三葉草”品牌服裝訂購(gòu)合同,約定品名規(guī)格為“三葉草san ye cao品牌服飾”。


2016年7月21日,商標(biāo)局作出維持訴爭(zhēng)商標(biāo)注冊(cè)的決定。阿迪達(dá)斯公司對(duì)商標(biāo)局作出上述決定不服,于同年8月18日向商評(píng)委申請(qǐng)復(fù)審。


據(jù)了解,經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn),訴爭(zhēng)商標(biāo)于2016年12月6日由硅谷盈科公司轉(zhuǎn)讓至天涯公司。


商評(píng)委于2017年3月20日作出復(fù)審決定認(rèn)為,天涯公司及硅谷盈科公司提交的證據(jù)能夠證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在童裝、體操服、服裝、嬰兒全套衣商品進(jìn)行了真實(shí)、合法、有效的商業(yè)使用。訴爭(zhēng)商標(biāo)在服裝上的使用不能視為在襪、手套(服裝)、領(lǐng)帶、腰帶、圍巾商品上的使用,在該部分上的注冊(cè)應(yīng)當(dāng)撤銷(xiāo)。據(jù)此,商評(píng)委決定對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)在童裝、體操服、服裝、嬰兒全套衣商品上的注冊(cè)予以維持,在其余商品上的注冊(cè)予以撤銷(xiāo)。


阿迪達(dá)斯公司不服商評(píng)委所作決定,隨后向北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院提起行政訴訟。


北京知識(shí)產(chǎn)權(quán)法院經(jīng)審理認(rèn)為,訴爭(zhēng)商標(biāo)由硅谷盈科公司申請(qǐng)注冊(cè),并以商標(biāo)授權(quán)使用合同的形式許可影尚公司使用訴爭(zhēng)商標(biāo),可以視為對(duì)訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用。但硅谷盈科公司和天涯公司提交的證據(jù)難以形成完整證據(jù)鏈,不能證明訴爭(zhēng)商標(biāo)于指定期間在服裝、體操服、童裝、嬰兒全套衣等商品上進(jìn)行了使用。據(jù)此,法院于2018年3月15日一審判決撤銷(xiāo)商評(píng)委所作復(fù)審決定,并判令商評(píng)委重新作出決定。


天涯公司不服一審判決,隨后向北京市高級(jí)人民法院提起上訴。


經(jīng)審理,北京市高級(jí)人民法院認(rèn)為,雖然硅谷盈科公司提交了影尚公司與欣盛公司等6家企業(yè)簽訂的“三葉草”品牌服裝訂購(gòu)合同及發(fā)票,但上述發(fā)票的品名規(guī)格均為“三葉草san ye cao品牌服飾”,且上述合同和發(fā)票的對(duì)應(yīng)性無(wú)法確認(rèn),無(wú)法形成證據(jù)鏈。同時(shí),上述發(fā)票不能確定地指向訴爭(zhēng)商標(biāo),亦無(wú)法證明訴爭(zhēng)商標(biāo)的使用情況。據(jù)此,法院終審駁回天涯公司上訴,維持一審判決。


律師點(diǎn)評(píng)


商標(biāo)的功能在于區(qū)分不同的商品或者服務(wù)來(lái)源,這種區(qū)分功能需要通過(guò)使用來(lái)實(shí)現(xiàn)。商標(biāo)的使用關(guān)鍵在于是否將帶有商標(biāo)的商品或者服務(wù)投入到了市場(chǎng)中,而且起到了區(qū)分商品或者服務(wù)來(lái)源的作用。


該案中,主要涉及兩個(gè)關(guān)鍵問(wèn)題:其一,與他人簽訂的授權(quán)使用協(xié)議或者授權(quán)委托書(shū),是否屬于我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用;其二,與他人簽訂了銷(xiāo)售合同,是否屬于我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用。


第一,單純的商標(biāo)授權(quán)使用行為,不能構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用。無(wú)論簽訂了授權(quán)使用協(xié)議或者授權(quán)委托書(shū),只是發(fā)生在兩個(gè)特定主體之間的契約行為或者授權(quán)行為,不會(huì)產(chǎn)生相關(guān)公眾與涉案商標(biāo)之間的聯(lián)系,沒(méi)有用于識(shí)別商品來(lái)源,不構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用。但是,如果被授權(quán)人將帶有被授權(quán)商標(biāo)的商品投入到了市場(chǎng)中,則會(huì)構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用。


第二,簽訂銷(xiāo)售合同本身不構(gòu)成我國(guó)商標(biāo)法意義上的使用,如果僅僅簽訂了銷(xiāo)售合同,但是沒(méi)有實(shí)際上的銷(xiāo)售行為,沒(méi)有將商品投入到市場(chǎng)上,也不能在商標(biāo)與商品之間建立聯(lián)系。所以,如果有銷(xiāo)售行為,至少應(yīng)該提供能夠?qū)?yīng)的銷(xiāo)售合同及銷(xiāo)售發(fā)票,并盡可能提供相關(guān)的其他輔助材料,如在倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸行為中形成的單據(jù)等。


該案有一個(gè)特殊之處,在于涉案商標(biāo)注冊(cè)人注冊(cè)了多件近似商標(biāo),那么在證據(jù)上就需要區(qū)別究竟是哪一件商標(biāo)的使用的證據(jù),這個(gè)情況下不能把一件商標(biāo)的使用看作是多件商標(biāo)的使用,而需要區(qū)別對(duì)待。這也給商標(biāo)注冊(cè)人一定的啟示,即商標(biāo)注冊(cè)人在使用商標(biāo)的時(shí)候,一定要注意保存相關(guān)證據(jù),規(guī)范使用商標(biāo),在合同和發(fā)票中準(zhǔn)確標(biāo)注商標(biāo)的標(biāo)識(shí),合同中還應(yīng)加上商標(biāo)圖樣,尤其在有多件近似商標(biāo)的情況下,使用時(shí)應(yīng)該有所區(qū)分。

文章來(lái)源:中國(guó)知識(shí)產(chǎn)權(quán)報(bào)

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